SENGKETA MEREK DAGANG DALAM PERKARA PERDATA

Posted 8 April 2020

Muhammad Rizky Tri Saputra

KASUS POSISI

Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha atau dengan nama : Sinko Kogyo Ltd, suatu perseroan yang didirikan di Negeri Jepang berdasar UU Negara Jepang berkedudukan di 4-5 Minamorimachi-1-Chome-Kitaku-Osaka-Shi-Japan
Di negara Jepang, Perseroan Sinko Kogyo Co.Ltd ini memproduksi barang elektronik berupa : A.C (Pendingin Udara); AC. Pendingin Kamar, Alat Pembersih Udara; Alat Penguap Udara dan suku cadangnya dengan merek dagang “Sinko”.
Merek dagang “ Sinko” tersebut oleh produsennya telah didaftarkan di berbagai Negara Asia : Korea-China-Taiwan-Thailand- Vietnam-Cambodia-Malaysia dan Australia.
Dan pada tahun 1996, “ Merek Dagang Sinko” tersebut didaftarkan pada Ditjen HAKI – Dit Merek dari Dep. Kehakiman & HAM – RI dengan Nomor 317184 untuk melindungi jenis barang II Alat pendingin Udara (AC) – Alat Pembersih Udara, Alat Penguap Udara Kamar dan suku cadangnya.
Pada tahun 1999 di Indonesia berdiri sebuah perseroan “PT. Tehnika Perkasa Lestari” Yang memproduksi Alat Pendingin (AC) dengan merek “Sinko”, namun merek dagang tersebut telah terdaftar di Ditjen Merek Dep. Kehakiman dengan No. 317184 atas nama Sinko Kogyo Co. Ltd- Japan.
Diberikan informasi kepada Ditjen Merek Dep. Kehakiman bahwa merek Dagang “Sinko” Nomor Daftar 317184 tersebut adalah merek dagang yang no-use, artinya merek dagang ini telah didaftarkan, namun sejak didaftarkan sampai dengan waktu 3 tahun tidak pernah dipergunakan untuk barang yang di produksinya dan tidak pernah ada di pasaran Indonesia barang A.C bermerek “Sinko”.
Berdasar atas informasi ini, maka Ditjen Merek Dep. Kehakiman membentuk suatu Team Penyelidikan tentang merek dagang Sinko No.317184 Yang tak pernah dipakai tersebut (No-Use)
Team Penyidik ini menghubungi beberapa Instansi Pemerintah RI antara lain :

Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Timur.
Jen Perdagangan Dalam Negeri.
Jen Perdagangan Luar Negeri.
Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Jen Industri Logam Mesin Elektronika (Dep. Perindustrian & Perdagangan RI).
Mengirim surat ke Sinko Kogyo Co. Ltd di Jepang.

Hasil dari penelitian Ditjen Merek Dep. Kehakiman & HAM RI menunjukan bahwa tidak ada bukti yang akurat tentang penggunaan merek dagang Sinko daftar No. 317184 di Indonesia oleh Pendaftarnya Sinko Kogyo Co.Ltd- Tokyo Japan.

Dari hasil survey team telah ditemukan fakta bahwa benar Sinko Kogyo.Co.Ltd daftar No. 317184 dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak produksi terakhir.
Dengan adanya fakta tersebut, maka “ Direktorat Merek’’ Dep. Kehakiman & HAM Rl sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf “a” UU NO. 19 tahun 1992 jo UU NO. 14 tahun 1997 jo UU NO.15 tahun 2001, maka diterbitkan “Surat Keputusan “Ditjen Merek SK.H4.HC.UM.02.02.1717/tertanggal 29 Agustus 2001 yang isinya: menghapuskan/mencoret dari Daftar Umum Merek yaitu Merek Dagang Sinko, terdaftar atas nama Perseroan “Sinko Kogyo. Co.Ltd-japan”.
Pemilik “Merek Sinko” –Sinko Kogyo.Co.Ltd menolak penghapusan/ pencoretan merek miliknya dengan alasan merek Sinko sejak didaftarkannya tetap digunakan sampai sekarang. Info yang diberikan oleh pihak tertentu bahwa merek Sinko tidak pernah digunakan dan tidak ada barangnya dipsarn Indonesia adalah informasi yang tidak benar.
Sinko Kogyo Co. Ltd mohon Ditjen Merek Dep. Kehakiman RI untuk mebatalkan SK.H4.HC.UM.02.02.1717 tanggal 29 Agustus 2001.
Karena tidak ada penyelesaian masalah diatas, akhirnya “Sinko Kogyo.Co.Ltd Tokyo-Japan“, melalui penasehat Hukumnya di Indonesia mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, terhadap Tergugat : Pemerintah RI Dep. Kehakiman & HAM RI cq Dit.jen HAKI cq. Direktorat Merek di Jakarta.
Gugatan Perdata yang diajukan oleh penggugat Sinko Kogyo. Co.Ltd tersebut didasarkan pada pasal 61 ayat (5) UU No. 19 tahun 1992 jo UU No. 14/1997 jo UU No.15/tahun 2001 tentang merek yang menyebutkan : bahwa keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek, yang dimaksud pasal 2, dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Dalam Surat Gugatan tersebut, oleh Penggugat diajukan tuntutan (petitum) yang pada pokoknya sebagai berikutnya:

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik dan Pendaftar Pertama atas merek dagang “SINKO” daftar No. 317184 di Indonesia.
Menyatakan batal atau tidak sah “Surat Keputusan” Tergugat No.H4.HC.UM. 02.02.1717, tanggal 29 Agustus 2001, perihal penghapusan pendaftaran merek daftar No. 317184 dengan segala akibatnya.
Menghukum Tergugat untuk mendaftar kembali merek dagang “ SINKO” daftar No. 317184 dalam Daftar Umum Merek.
Menghukum Tergugat membayar beaya perkara

PENGADILAN NIAGA :

Setelah mendengar kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat beserta Surat buktinya masing-masing di persidangan, maka majelis Hakim dalam putusannya membrikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut:
Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar tindakan hukum penghapusan merek milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan pasal 51 UU No.19/ tahun 1992 jo UU No.14/tahun 1997.
Pasal 51 jo pasal 61 (2) UU tersebut diatas, menentukan bahwa Ditjen HAKI (Tergugat) diberi wewenang untuk menghapus pendaftran merek dagang dalam Daftar Umum terbatas pada 2 alasan yaitu:

Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir dalam perdagangan barang atau jasa.
Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang terdaftar.

Merek yang tidak digunakan (non-use) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berarti merek ini tidak pernah dipakai selama 3 tahun secara terus menerus sejak terdaftar/pemakaian terakhir.
Data-data yang diminta oleh Tergugat dari Instansi Terkait, ternyata tidak menyangkut penggunaan Merek Sinko, melainkan kepada izin usaha Penggugat dan kedudukan PT. Shinkyo Indonesia sebagai Importir barang merek Sinko di Indonesia hal ini tidak tepat.
Berdasarkan surat bukti T.16 – p.13 – p.15 – p.22 – p.23 – p.24 – p.25 – p.27A = p.27B dapat disimpulkan bahwa dalam Kurun Waktu antara 1996 sampai dengan tahun 2001, pihak Penggugat masih tetap memasarkan barang – barang produksinya merek “SINKO” di lndonesia.
Terbukti, bahwa Penggugat masih menggunakan merek “Sinko” untuk produksinya dalam perdagangan di lndonesia dan terbukti barang merek sinko masih diproduksi di Negara Jepang.
Dengan demikian penghapusan pendaftaran merek “Sinko” milik penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, terbukti tidak didukung oleh bukti yang cukup, sehingga penghapusan pendaftaran merek Sinko tersebut, secara Juridis tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
Berdasarkan atas pertimbangan diatas, akhirnya Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya :

Mengadili :

Mengabulkan gugatan penggugat.
Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik dan Pendaftar Pertama atas merek dagang “SINKO” terdaftar No.317184 di lndonesia.
Menyatakan “Surat Keputusan Ditjen HAKI (Tergugat) No. H4.HC.UM.02.02.1717 tanggal 29 Agustus 2001, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Menghukum Tergugat untuk mendaftarkan kembali Merek Dagang sinko terdaftar No.317184 dalam Daftar Umum Merek.
Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp.5.000.000,-
Penggugat, pemerintah Rl cq. Dep Kehakiman & HAM cq Ditjen HAKI cq. Direktorat Merek, menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam “Memori Kasasi” nya.

MAHKAMAH AGUNG RI (Pemeriksaan kasasi) :

Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa perkara yang dimohonkan pemeriksaan kasasi ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut :
Bahwa “ Memori Kasasi” dari pemohon kasasi diterima dikepaniteraan pengadilan Niaga Jakarta pusat pada tanggal 4 Maret 2002, sedangkan permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan tanggal 21 Februari 2002, dengan demikian penerimaan “Memori Kasasi” itu, telah melampui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 83 ayat (3) UU No.15/tahun 2002 tentang Merek.
Dengan fakta tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh permohonan kasasi – pemerintah RI. Cq. Dep. Kehakiman & HAM cq. Dirjen HAKI cq. Direktorat Merek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Akhirnya Majelis Mahkamah Agung member putusan yang amarnya sebgai berikut :
Mengadili :
Menyatakan permohonan kasasi dari permohonan kasasi pemerintah RI Cq. Dep. Kehakiman dan HAM cq. Dirjen HAKI Direktorat Merek – tidak dapat diterima.
Menghukum Pemohon Kasasi – dulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi : Rp.5.000.000,-

MAHKAMAH AGUNG RI ( Pemeriksaan Peninjauan Kembali) :

Pemeriksaan RI cq. Dep. Kehakiman & HAM RI cq. Dirjen HAKI cq. Direktorat Merek mengajukan pemeriksaan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa alasan PK antara lain :
Pertimbangan Judex facti yang menyimpulkan bahwa “Termohon PK” masih aktif memproduksi dan memperdagangkan AC merek Sinko hanya atas dasar “P-35” berupa AC dan sparepartsnya adalah pendapat yang Keliru, karena pada saat upaya Penyidikan oleh “Pemohon PK” dilakukan barang- barang bukti tersebut tidak ada dan tidak diketemukan dipasaran. Seandainya barang bukti tersebut ada pada saat itu, maka “Pemohon PK” tidak akan melakukan penghapusan merek Sinko yang terdaftar No.317184 dari Daftar Umum.
Pertimbangan Judex facti saling bertentangan khususnya mengenai keberadaan PT. Shinriyo lndonesia. Disatu pihak, keberadaannya tidak dapat dijadikan ukuran penggunaan merek Sinko untuk jenis barang AC, namun dilain pihak dinyatakan dapat dijadikan ukuran – periksa putusan halaman 18 alinea 4 dengan halaman 19 alinea 2. Menurut bukti T- 12, membuktikan bahwa PT. Shinriyo lndonesia telah menyangkal tidak pernah memesan barang dari “Termohon PK”.
Sesuai bukti P-14, “Termohon PK” telah mengakui bahwa produksi terakhir adalah pada tahun 1997, sedangkan tindakan Penghapusan merek Sinko, baru dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2001. Hal ini membuktikan bahwa penghapusan merek sinko untuk jenis barang AC, telah dilakukan setelah nyata bahwa merek tersebut tidak digunakan lagi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal Produksi atau pemakaian terakhir.
Seharusnya Pengakuan “Termohon” tersebut diatas dapat dijadikan “bukti sempurna” vide pasal 1914 B.w., namun justru Judex facti telah mengabaikannya. Judex facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan pengakuan dari “Termohon PK” tersebut.
Majelis Mahkamah Agung dalam putusannya memberikan pertimbangkan hukum yang intisarinya sebagainya berikut :
Keberatan PK tercantum dalam ad.1 dan ad.8, tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan untuk “Permohonan PK” yang dimasukkan didalam pasal 67 huruf a sampai dengan huruf f UU No. 14/tahun 1985.
Keberatan PK yang tercantum dalam ad.2 sampai ad.7, juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan yang dimohonkan pemeriksaan PK tersebut tidak terdapat kekhilafan atau kekeliuran yang nyata dari Hakim, yang dimasudkan dalam pasal 67 huruf f UU No.14/tahun 1985.
Berdasarkan atas Pertimbangan hukum tersebut diatas,akhirnya Majelis Mahkamah Agung member putusan yang amarnya demikian :
Mengadili :
Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari “Pemohon PK” yaitu Pemerintah RI, cq. Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Cq. Dirjen. Hak Intelektual cq. Direktorat Merek.
Menghukum “Pemohon PK” untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan PK ini ditetapkan Rp. 10.000,000,-

CATATAN :

Kaidah Hukum yang dapat diangkat dari putusan diatas sebagai berikut :
Karena fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan bahwa Penggugat masih memproduksi dijepang barang A.C merek Sinko dan masih pula menggunakan merek Sinko atas produksinya AC dalam pemasarannya di Indonesia, maka penghapusan pendaftaran “ merek Sinko” oleh Direktorat Merek dari Daftar Umum merek dengan alasan “no use”, ex pasal 51 ayat (1) huruf a UU No.19/tahun 1991 jo UU No.14/tahun 1997, adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah.
Upaya hukum kasasi harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak …………….dst.
Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan Memori Kasasi Kepada Panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan (ex pasal 83 (1) (3) UU No.15/tahun 2001 tentang Merek.
Keterlambatan mengajukan Memori Kasasi Kepada Panitera lebih dari 7 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan mengakibatkan : permohonan kasasi tersebut dinyatakan : tidak dapat diterima oleh Majelis Mahkamah Agung dalam amar putusannya dalam perkara diatas.
Permohonan pemeriksaan “Peninjauan Kembali” terhadap putusan Mahkamah Agung atau putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus berdasar atas alasan – alasan yang telah dicantumkan secara limitative dalam pasal 67 huruf a sampai dengan huruf d dari UU No.14/tahun 1985.
Keberatan /Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon PK ternyata tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan PK ex pasal 67 tersebut diatas serta dalam putusan tersebut juga tidak terdapat kekhilafan atau kekeliuran yang nyata dari Hakim, sehingga Majelis Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon.

Demikian catatan atas putusan diatas.

Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta pusat : 03/Merek/ 2001/PN.jkt.pst, tanggal 01 Februari 2002.
Mahkamah Agung RI – pemeriksaan kasasi : 02-K/N/Haki/2002, tanggal 5 juni 2002.
Mahkamah Agung RI – Peninjauan kembali : 02-PK/N/Haki/2002, tanggal 19 Februari 2003. Majelis terdiri dari : Prof. DR. Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dengan Anggauta Ny.Mariana Sutadi, SH dan H. Toton Suprapto, SH, para Ketua Muda serta pahala simanjuntak, SH Panitera pengganti.

Kenny Wiston